La proprietà intellettuale: marchi, brevetti e diritto d’autore – parte II

lampadina cervello
21Giu, 2018

Questo articolo sulla proprietà intellettuale tratta di marchi, brevetti e design ed è la seconda parte (leggi la prima parte sul diritto d’autore qui) di una guida che vuole fare un po’ di chiarezza sull’argomento.

In questa parte affronteremo la proprietà industriale dove il diritto di proprietà nasce quasi sempre con il deposito presso gli uffici e non con la semplice creazione. Vediamo cosa include la proprietà industriale.

Proprietà industriale:

  • Marchi
  • Brevetti per invenzione
  • Modelli di utilità
  • Design depositato (disegni e modelli)

 

Marchi

I marchi sono segni distintivi che servono a distinguere i propri prodotti o servizi da quelli della concorrenza.

Provate ad immaginare due computer in alluminio apparentemente identici tranne che per un dettaglio: su uno è rappresentata una mela morsicata, sull’altro no. Sapete dire chi li ha prodotti? Le vostre aspettative quali sono?

Il marchio rappresenta l’origine imprenditoriale e serve a distinguere il prodotto sul mercato di riferimento. Grazie al marchio associamo ad una ed una sola impresa ogni sua azione ed ogni suo traguardo sul mercato, così come la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti.

I marchi per essere tutelati devono essere depositati presso l’ufficio brevetti e marchi. In Italia è l’ UIBM, in europa l’EUIPO e a livello mondiali la WIPO. Ogni paese ha poi, come l’Italia, il suo ufficio nazionale.

In alcuni paesi, inclusa l’Italia, il marchio può essere protetto anche attraverso l’uso (c.d. marchi di fatto) ma la protezione è più fragile.

I marchi hanno rilevanza territoriale, quindi sono protetti solo nei paesi per cui è stata richiesta la registrazione (es. Italia o altri stati Europei, Europa, altri paesi esteri – non esiste un deposito mondiale).

Requisiti di validità del marchio

Ogni marchio deve essere:

  1. capace di distinguere
  2. nuovo
  3. lecito

Capace di distinguere: un marchio non può essere banale, non può essere il nome dell’oggetto che si vuole tutelare. Non potrò perciò registrare “penna” come marchio per una linea di penne (potrei invece usarlo per una linea di abbigliamento). Allo stesso tempo non deve essere descrittivo del prodotto, delle sue qualità o caratteristiche.

Nuovo: non deve essere già usato da altri (nello stesso settore di attività).

Lecito: non deve contrario alla legge, alla sicurezza o all’ordine pubblico.

Durata del deposito del marchio

La durata del deposito di un marchio è di 10 anni, rinnovabile di dieci in dieci, anche all’infinito.

Si può depositare un marchio su Proofy?

Il marchio deve essere depositato presso gli uffici pubblici competenti. Si può depositare su Proofy il logo per avere una tutela della parte creativa (brand design) ma non si ha la stessa tutela a livello commerciale.

Per un marchio Proofy può essere una soluzione temporanea in attesa del deposito (magari anche in attesa della scelta definitiva del marchio). Noi non offriamo servizi di deposito marchi o ricerca di anteriorità (ma conosciamo chi lo sa fare bene).

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® o TM? Qual è la differenza?

La ® deve essere apposta accanto ad un marchio che abbia già ottenuto la registrazione. Non si tratta quindi di un marchio per il quale è stata semplicemente presentata la domanda di deposito ma si tratta di un marchio registrato a tutti gli effetti.
TM può essere invece apposto accanto a marchi depositati ma non ancora registrati.

Sanzioni per l’uso ingannevole di ® o TM

Attenzione perchè l’art. 127 del codice della proprietà industriale stabilisce che

chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, é punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

A tal proposito è importante ricordare che il simbolo ® può essere usato solo nei paesi dove il marchio è effettivamente registrato.

Brevetti per invenzione

I brevetti per invenzione tutelano le invenzioni che presentino i requisiti richiesti (importanti gli elementi della novità e non divulgazione precedente). Chi è in possesso di un brevetto valido può impedire ai concorrenti di utilizzare l’invenzione oggetto del brevetto. Vediamo di seguito quali sono i requisiti e le caratteristiche del brevetto per invenzione.

Requisiti di validità del brevetto per invenzione

Le invenzioni sono soluzioni nuove a problemi tecnici. Che si tratti di invenzioni di prodotto o di procedimento, esse devono:

  1. Essere invenzioni nuove (non conosciute, almeno fino al momento del deposito)
  2. Aver implicato un’attività inventiva (c.d. step inventivo)
  3. Essere suscettibili di un’applicazione industriale

Invenzioni nuove: qualora le informazioni dovessero essere rese pubbliche prima del deposito si parla di predivulgazione distruttiva e non sarà più possibile brevettare l’invenzione. Per questo motivo è molto importante chiedere di firmare un accordo di riservatezza (in inglese NDA – Non Disclosure Agreement) qualora prima della presentazione della domanda di brevetto sia necessario mostrare a qualcuno documentazione o informazioni relative al trovato inventivo.

Molti investitori in una fase iniziale rifiutano di firmare l’accordo. In questo caso è sufficiente dare delle prime informazioni generali sull’invenzione senza rendere noti i dettagli di funzionamento. E’ importante invece che tutti i collaboratori a qualsiasi titolo abbiano firmato l’accordo di riservatezza.

Attività inventiva: ogni invenzione per essere brevettabile non deve essere la mera applicazione di conoscenze pregresse. L’invenzione non deve cioè essere una soluzione ad un problema tecnico che sembri banale ad un esperto del settore.

Atta ad avere un’applicazione industriale: non sono brevettabili invenzioni che non siano in grado di garantire il conseguimento reale e costante del risultato promesso nel brevetto. In questo senso il brevetto deve avere sempre una sua, anche astratta, utilizzabilità industriale.

Durata del deposito del brevetto per invenzione

La durata del deposito del brevetto per invenzione è di 20 anni non rinnovabili.  A partire dal quinto anno, in Italia, sarà necessario pagare una quota annuale anticipata per mantenere la validità del brevetto.

La legge italiana prevede tuttavia un periodo di attuazione che è fissato in 3 anni. Chi deposita il brevetto ha quindi 3 anni di tempo dalla data di brevettazione (o 4 anni dal deposito) per mettere in commercio il prodotto oggetto del brevetto. Chi non dovesse procedere all’attuazione potrà essere costretto a concedere una licenza obbligatoria o in casi estremi vedrà decadere il brevetto.

Il brevetto è tutelabile solo nei paesi dove è stato depositato. A differenza dei marchi tuttavia non è possibile brevettare una stessa invenzione in un paese dove non è stata brevettata in quanto il requisito di novità è mondiale.

Ad oggi un brevetto può essere Italiano, Europeo, Unitario (sarà disponibile da Marzo 2019) o Internazionale PCT.

Cosa non si può brevettare

La legge italiana stabilisce chiaramente che non si possono brevettare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni.

Per quanto riguarda in particolare i programmi per elaboratore (c.d. software) viene tuttavia specificato che non possono essere brevettati “in quanto tali”.

Possono essere tuttavia brevettati se sono parte di un’invenzione che includa componenti fisiche (hardware). Secondo l’EPO (European Patent Office) è necessario che il programma apporti un «ulteriore effetto tecnico» tra hardware e software.

 

Modelli di Utilità (c.d. brevettino)

Il modello di utilità è un brevettino che esiste solo in Italia e in pochi altri stati al mondo. E’ possibile richiedere un modello di utilità per proteggere oggetti (utensili, macchine o strumenti) che sono modifiche di oggetti preesistenti e che grazie alle modifiche apportate acquistano maggiore maneggevolezza, facilità d’uso e quindi… utilità.

Il modello di utilità è molto più semplice da ottenere del brevetto ma conferisce un diritto di esclusiva piuttosto circoscritto. A livello commerciale le imprese adottano questo tipo di privativa con finalità soprattutto dissuasiva.

Durata del deposito dei modelli di utilità

La durata del deposito dei modelli di utilità è di 10 anni non rinnovabili.

 

Design depositato (disegni e modelli)

Il design è l’aspetto esteriore di tutto ciò che ci circonda. Parlando di design pensiamo immediatamente ai mobili e agli oggetti di arredamento ma anche la moda è considerata design così come le confezioni (c.d. packaging) e i set di caratteri (c.d. font).
Il design nel notro ordinamento rientra sia nella proprietà industriale (design depositato) sia nel diritto d’autore tuttavia la tutela offerta dal diritto d’autore è riservata a designer già riconosciuti o ad opere di design che siano considerate dal pubblico come opere d’arte e, ad esempio, esposte in un museo.

Durata del deposito del design

Il design (Disegni e modelli) può essere depositato entro 1 anno dalla sua presentazione al pubblico (c.d. periodo di grazia) ed è protetto per 5 anni rinnovabili fino ad un totale di 25 anni (in Italia).

Il design non depositato è invece protetto per 3 anni dalla sua prima presentazione. Proofy può essere utile anteriormente al deposito del design per provarne la creazione e/o la prima presentazione in pubblico.

Per approfondire la tematica della protezione del design e la sua gestione contrattuale potete leggere la nostra intervista all’avv. Arlo Canella su “Design e protezione legale”.

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Il presente contenuto divulgativo è stato realizzato dalla Dott.sa Valentina Panizza con la supervisione dello Studio Legale Canella Camaiora.

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